Jurisprudența ÎCCJ | Marcă verbală. Acţiune în anularea înregistrării. Criterii de analiză a caracterului distinctiv

Potrivit jurisprudenței instanțelor U.E. o marcă verbală care descrie caracteristicile produselor și serviciilor este, ca urmare a acestui fapt, lipsită de caracter distinctiv cu privire la aceste produse și servicii. În mod similar, chiar dacă un anumit termen nu este descriptiv în mod clar în raport cu produsele și serviciile în cauză astfel încât să nu se aplice art.7 alin.(1) lit.c) din Regulamentul privind marca UE, care corespunde art.5 alin.(1) lit. d) din Legea nr.84/1998, poate fi invocat motivul de nulitate prevăzut la art.7 alin.(1) lit.b) din Regulamentul UE, care corespunde art.5 alin.(1) lit. b) din Legea nr.84/1998, deoarece acest termen va fi perceput de consumatori ca oferind exclusiv informații despre natura produselor și/sau serviciilor în cauză fără a indica originea acestora, de exemplu termenul medi pentru produse și/sau servicii medicale.

Caracterul distinctiv rezidă în capacitatea mai mare sau mai mică a mărcii de a identifica produsele sau serviciile pentru care a fost înregistrată ca provenind de la o anumită întreprindere și astfel de a distinge aceste produse sau servicii de cele ale altor întreprinderi.

Un semn are caracter descriptiv dacă publicul relevant îl percepe ca oferind informații despre produsele și serviciile pentru care se solicită înregistrarea, și căruia astfel nu îi atribuie sensul de a indica originea comercială. Relația dintre termen și, respectiv, produse și servicii trebuie să fie directă, concretă și înțeleasă fără eforturi suplimentare.

Un semn sau un element al unui semn nu este distinctiv dacă descrie exclusiv produsele sau serviciile propriu zise sau caracteristicile acelor produse și servicii (cum ar fi calitatea, valoarea, scopul, proveniența) și/sau dacă utilizarea lui în comerț este comună pentru acele produse și servicii. În mod similar un semn sau un element al unui semn care este generic (desemnează în specia lor produse sau servicii) va fi, de asemenea, lipsit de caracter distinctiv.

Semnele sugestive sunt acelea care fac aluzie la trăsături ale produselor sau serviciilor fără a descrie în mod direct aceste trăsături. Acestea reprezintă trimiteri vagi sau indirecte către produse sau servicii.

În cadrul examinării caracterului distinctiv intrinsec trebuie determinat: dacă publicul relevant recunoaște sau nu conținutul semantic al mărcii în discuție; dacă acel conținut semantic perceput este asociat cu și/sau are o utilizare comună în comerț pentru produsele sau serviciile respective, dacă publicul relevant percepe acel înțeles ca fiind descriptiv, laudativ sau aluziv.

Astfel, în prealabil, trebuie determinat publicul relevant, anume consumatorul (care ar putea utiliza) mediu al produselor sau al serviciilor în cauză.

Publicul larg este reprezentat de consumatorii care achiziționează produse și servicii pentru a-și satisface nevoile personale, de regulă produse de consum zilnic. Această categorie de public este opusă categoriei publicului  profesionist sau specializat raportat la produsele și serviciilor în cauză, de exemplu, de uz industrial, din domeniul IT, medical etc. Nu este exclus ca o marcă, în funcție de produsele sau serviciile pentru care a fost înregistrată, să se adreseze ambelor categorii de public. În acest caz, consumatorul mediu se determină în concret prin raportare la serviciile pentru care a fost înregistrată marca.

La data de 20.03.3018 reclamantul şi-a modificat cererea de chemare în judecată, solicitând lărgirea cadrului procesul prin chemarea în judecată a pârâtului C.. A solicitat anularea mărcii Rompatent Design nr.141543 pentru clasa de servicii 45, în temeiul art. 47 alin. (1) lit. b) raportat la art.6 alin.(4) lit. b) din Legea nr.84/1998; anularea mărcii Rompatent Design nr. 141543 pentru clasa de servicii 45, în temeiul art.47 alin.(l) lit. c) din Legea nr.84/1998; transferul numelui de domeniu www (…) ro; anularea mărcii Rompatent Design nr.141543 pentru clasa de servicii 45, în temeiul art.47 alin.(l) lit. a) raportat la art.5 alin.(l) lit. b) din Legea nr.84/1998; anularea mărcii Rompatent Design nr.141543 pentru clasa de servicii 45, în temeiul art.47 alin.(l) lit. a) raportat la art.5 alin. (1) lit. d) din Legea nr.84/1998; obligarea pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată.

Din moment ce marca nu a dobândit caracter distinctiv ca urmare a folosirii înainte de data de depozit a cererii de înregistrare, instanţa de apel trebuia să facă analiza distinctivităţii strict în baza cererii de înregistrare depusă de intimat la 13.06.2013, adică numai asupra elementului verbal ROMPATENT DESIGN raportat la serviciile de proprietate intelectuală prevăzute în clasa 45.

Ghidul EUIPO de examinare a mărcilor arată că în cazul mărcilor verbale cuvintele nu sunt distinctive şi sau nu pot conferi caracter distinctiv unui semn compus dacă sunt atât de des utilizate încât au pierdut orice capacitate de a distinge bunuri sau servicii.

Astfel, în exemplele date de EUIPO în ghid, următorii termeni, singuri sau în combinaţie cu alte elemente care nu pot fi înregistrate, se resping de la înregistrare: ECO indică ”ecologic^” (24.04.2012, T-328/H, EcoPerfect, EU:T:2012:197§25; 15/01/2013, T-625/EcoDoor, EU:T:2013:14, §21); GREEN indică ”prietenos cu mediul”  (27.02.2015, T-106/14, Greenworld EU:T:2015:123_, §24); MEDI se refera ”medical” (12/07/2012, T-470/09, Medi, EU:T:2012:369).

Conform jurisprudenţei instanţelor europene, o marcă verbală care descrie caracteristicile produselor şi serviciilor în sensul art.7 alin.(l) lit.c) din Regulamentul privind marca UE (având corespondent art.5 alin.(l) lit.d) din Legea nr.84/1998) este, ca urmare a acestui fapt, în mod necesar lipsită de caracter distinctiv cu privire la aceste produse sau servicii în sensul art.7 lit.b) din Regulamentul privind marca UE (12/06/2007, T-190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171, § 39). De asemenea s-a statuat în mod similar în cazurile în care structura lexicală utilizată, deşi incorectă din punct de vedere gramatical, poate fi considerată ca fiind caracteristică limbajului publicitar şi frecventă în contextul comercial respectiv.

Cuvintele ROM PATENT DESIGN sunt foarte des întâlnite în limbajul curent, pentru că sunt cuvintele de bază în domeniul proprietăţii intelectuale, Patent şi Design fiind subdomenii reglementate distinct la nivel internaţional și în egală măsură, descriind serviciile ce se prestează.

În cazul de faţă serviciile invocate sunt: clasa 45 “Consultanţă în materie de proprietate intelectuală; servicii de supraveghere a proprietăţii intelectuale”. Aceste servicii sunt destinate atât unor consumatori profesionişti, cat şi unor consumatori medii care sunt în general informaţi, atenţi şi circumspecţi. Atenţia consumatorului profesionist este mai mare decât a consumatorului mediu. Având în vedere gradul de cunoaştere, avansat al limbii engleze, atât pentru consumatorul profesionist, cât şi pentru cel mediu, termenii expresiei “ROMPATENT DESIGN” vor fi percepuţi imediat de aceştia ca fiind descriptivi în raport cu servicii invocate din clasa 45.

Acest articol care de fapt este transpunerea art. 7 alineatul 1 lit.c) din Regulamentul nr. 207/2009, împiedică semnele sau indicaţiile  menţionate  de  a fi rezervate unei singure societăţi pentru înregistrarea lor ca marcă comercială. Prin urmare, această dispoziţie urmăreşte un obiectiv de interes general care impune ca astfel de semne sau indicaţii să poată fi utilizate în mod liber [27 februarie 2002, Ellos / OAPI a (ELLOS), T-219/00, ECR, UE: T: 2002: 44, punctul 27, şi 07 iulie 2011, Cree / OHIM (TRUEWHITE), T-208/10, UE: T: 2011: 340, punctul 12].

Marca ROM PATENT DESIGN este o combinaţie simplă de elemente în care fiecare element descrie caracteristici ale serviciilor propriu-zise, așa încât rămâne descriptivă pentru caracteristicile respective. Simpla reunire a acestor elemente fără a introduce variaţii neobişnuite, în special de sintaxă sau înţeles, nu va avea ca rezultat decât un semn descriptiv. Particula ROM nu este de natura sa confere un alt înţeles decât acela al localizării serviciilor unde urmează a fi oferite. Aceasta marca este o combinaţie de cuvinte într-o limba vorbita pe teritoriul României, cuvinte care, de altfel, pot fi uşor înţelese şi de către consumatorul care nu a urmat cursuri de engleza la scoală. Jurisprudența europeana arata ca astfel de combinaţii compuse din cuvinte din diferite limbi sunt totuşi contestabile dacă   consumatorul   relevant   înţelege   sensul   descriptiv   al   tuturor elementelor fără un efort în plus.

Acest caz poate apărea în special când semnul conţine termeni de bază într-o limbă înţeleasă uşor de vorbitorii altei limbi sau dacă termenii sunt asemănători în cele două limbi. De exemplu, s-a statuat ca dacă o marcă este compusă dintr-un termen descriptiv de bază din limba „A” și un cuvânt descriptiv din limba ,,B” semnul în ansamblu va rămâne descriptiv dacă se presupune că vorbitor limbii „B” vor putea înţelege sensul primului termen.

În mod greșit s-a reținut că utilizarea site-ului www (….) com a fost utilizat în perioada octombrie-noiembrie 2012, în condițiile în care au fost depuse dovezi la dosar privind utilizarea acestuia până la data 13.06.2013, când pârâta  a depus cererea de înregistrare a mărcii ROMPATENT DESIGN. Totodată, s-a reținut în mod greșit că utilizarea site-ului s-a făcut cu scopul de informare a publicului asupra unor teme diverse, când rezultă fără echivoc că prin acest website se oferă servicii de consultanță brevete, mărci, etc. sub denumirea ROPATENT. Aceste dovezi arata o utilizare efectiva, serioasa, intr-un volum considerabil adresat potenţialilor clienţi. În Legea 84/1998 nu exista criterii cu privire la folosirea efectiva şi nici nu impune o perioada de timp determinate, așa încât instanţa este subiectiva în apreciere. În schimb, jurisprudența europeana statuează că atunci când un terţ aplică semnul care constituie denumirea sa socială, numele său comercial sau emblema sa pe produsele pe care le comercializează, are loc o utilizare „pentru produse”.

Numele de domeniu, potrivit Deciziei ICCJ nr. 332 din 17 februarie 2017 “reprezintă un semn ce are aptitudinea de a identifica un site de internet, implicit, produsele şi serviciile oferite prin site-ul respective”. În speţă, numele de domeniu www (….) com este un semn ce identifică un site de internet şi, implicit, serviciile oferite prin el începând cu data înregistrării lui, respectiv 29.03.2011. Încă de la început acest site a fost şi este folosit cu funcţia de marcă identificând serviciile prin intermediul acestuia. Prin intermediul acestuia s-au desfăşurat campanii de marketing, devenind vizibil în rezultatele a căutare pe google, pe site-urile de profil juridic, pe reţelele de socializare şi în mass media online, cat şi prin oferte trimise prin intermediul adresai de email.

Instanța a aplicat greșit prevederile art.47 alin.(1) lit. c) din Legea nr.84/1998, reținând în mod greșit că simpla culpă nu are semnificația relei-credințe, contrar probelor de la dosar, care demonstrează că în speță nu este vorba despre culpă, ci de intenția directă de a înlătura de pe piață un concurent.

Aceasta rezultă din faptul că pârâtul C. (administratorul pârâtei B. SRL) a înregistrat numele de domeniu www(…) ro, a înfiinţat firma D. SRL şi foloseşte marca altfel decât a înregistrat-o, adică foloseşte doar denumirea ROMPATENT. Pârâtul C. ştia de exista numelui de domeniu www (….) com la data la care a înregistrat numele de domeniu www(….)ro, fiind de notorietate faptul ca atunci când se dorește înregistrarea unei denumiri ca nume de domeniu, motorul de căutare generează toate tipurile de domenii de internet.

Înregistrarea numele de domeniu www(…) ro (16.07.2013), arată că intimata B. şi administratorul acesteia, intimatul C., aveau cunoştinţa de existenta folosirii denumirii ROPATENT şi a numelui de domeniu www (….) com. Așa cum a reţinut Î.C.C.J. prin Decizia nr. 332 din 17 februarie 2017, ”numele de domeniu înregistrat de către Institutul National de Cercetare Dezvoltare în Informatica reprezintă un semn ce are aptitudinea de a identifica un site de internet, implicit, produsele şi serviciile oferite prin site-uri respective”. Prin înregistrarea numelui de domeniu www(…) ro se dovedeşte, în egală măsura, cunoaşterea “faptului relevant”- existenta şi folosirea unui semn anterior folosit în activitatea comercială – şi intenţia frauduloasa de a-l obliga să nu mai folosească în activitatea comercială denumirea ROPATENT, așa cum reiese din opoziţia pe care a făcut-o la înregistrarea mărcii ROPATENT cu număr de depozit M 2016 04013. Reaua credinţa persista în continuare prin aceea ca în timpul prezentului proces intimata a înțeles sa-si reînnoiască numele te domeniu wwww(….)ro, al cărui transfer face obiectul prezenţii cereri de chemare în judecata.

Cu privire la respingerea transferului numelui de domeniu, s-a apreciat în mod greșit că nu este necesară deținerea unei mărci pentru transferul unui nume de domeniu ulterior înregistrat și care ar aduce atingere mărci anterioare. Consideră că are dreptul să deţină acest nume de domeniu cu terminaţia .ro întrucât deţine numele de domeniu www(…)corn începând cu anul 2011 și deţine drepturi de autor asupra elementului verbal şi elementului figurativ ROPATENT anterior datei la care pârâtul şi-a achiziţionat numele de domeniu www (….)ro (iulie 2013) cu scopul clar de a-l concura,.

Cu privire la capătul de cerere referitor la plata cheltuielilor de judecată, O.S.I.M. a acţionat în limitele competenţelor legale. Consideră că înregistrarea mărcii ROMPATENT DESIGN s-a realizat cu respectarea dispoziţiilor legale şi în limitele atribuţiilor stabilite de lege, astfel că nu poate fi vorba despre vreo culpă procesuală în sarcina O.S.I.M. Calitatea de pârât a O.S.I.M. în această cauză nu presupune şi nu se întemeiază pe faptul încălcării unor drepturi sau dispoziţii legale, citarea Oficiului fiind făcută pentru aplicarea dispoziţiilor art. 89 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice republicată, respectiv pentru a pune la dispoziţia instanţei de judecată actele, documentele şi informaţiile pe care la deţine necesare judecării cauzei.

Prin urmare, solicită respingerea capătului de cerere cu  privire la cheltuielile de judecată faţă de OSIM.

Înalta Curte a constatat fondat recursul în limitele și pentru considerentele expuse mai jos.

Este nefondat primul motiv de recurs (încălcarea art.5 alin.2 din Legea nr.84/1998) prin care se susține că în mod greşit instanţa de apel a reţinut că marca ROMPATENT DESIGN a dobândit distinctivitate prin folosire la momentul înregistrării cererii (13.06.2013).

Contrar susținerilor recurentului instanța de apel a reținut în mod expres că ”este corectă susținerea apelantului, în sensul că, în cererea de anulare marcă pentru lipsa distinctivității, ceea ce interesează este folosirea până la momentul înregistrării pentru a se susține dobândirea distinctivității prin folosință” și ca urmare a înlăturat argumentul  tribunalului că pârâta a folosit în mod constant și intens această marcă pe piața serviciilor din clasa 45, de la momentul înregistrării sale și până în prezent, ceea ce i-ar fi oferit mărcii înregistrate caracter distinctiv. De asemenea, în acest context instanța de apel a mai reținut că ”dobândirea distinctivității prin folosință interesează la momentul înregistrării, căci, conform doctrinei și jurisprudenței, se presupune că, odată înregistrate, mărcile  au cel puțin un grad minim al caracterului distinctiv intrinsec”, iar nu cum în mod eronat susține recurentul că a presupus că odată înregistrată marca aceasta are cel puţin un grad minim al caracterului distinctiv intrinsec.

În cazul cererii de anulare a mărcii pentru că ar fi descriptivă sau lipsită de distinctivitate tocmai existența caracterului distinctiv intrinsec se contestă, iar instanța de apel a făcut această analiză ulterior acestei afirmații.

În ceea ce privește motivele de recurs prin care se susține greșita interpretare a art.5 alin.1 lit.b) și d) din Legea nr.84/1998 [sunt refuzate la înregistrare sau pot fi declarate nule dacă sunt înregistrate, pentru următoarele motive absolute: mărcile care sunt lipsite de caracter distinctiv (b) și mărcile care sunt compuse exclusiv din semne sau din indicații, putând servi în comerț pentru a desemna felul, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, proveniența geografică sau data fabricației produsului ori a prestării serviciului sau alte caracteristici ale acestora (d)], întrucât în esență sunt invocate aceleași argumente, urmează a fi analizate împreună.

Aceste motive de nulitate au fiecare domeniul propriu de aplicare și nu sunt nici interdependente, nici exclusive unul față de celălalt, chiar dacă elementele care trebuie verificate în cazul celor două motive de nulitate se pot suprapune în mare măsură.

Este adevărat, de exemplu, că potrivit jurisprudenței instanțelor UE o marcă verbală care descrie caracteristicile produselor și serviciilor este, ca urmare a acestui fapt, lipsită de caracter distinctiv cu privire la aceste produse și servicii. În mod similar, chiar dacă un anumit termen nu este descriptiv în mod clar în raport cu produsele și serviciile în cauză astfel încât să nu se aplice art.7 alin.1 lit.c) din Regulamentul privind marca UE, care corespunde art.5 alin.1 lit. d) din Legea nr.84/1998, poate fi invocat motivul de nulitate prevăzut la art.7 alin.1 lit.b) din Regulamentul UE, care corespunde art.5 alin.1 lit. b) din Legea nr.84/1998, deoarece acest termen va fi perceput de consumatori ca oferind exclusiv informații despre natura produselor și/sau serviciilor în cauză fără a indica originea acestora, de exemplu termenul medi pentru produse și/sau servicii medicale.

Caracterul distinctiv rezidă în capacitatea mai mare sau mai mică a mărcii de a identifica produsele sau serviciile pentru care a fost înregistrată ca provenind de la o anumită întreprindere și astfel de a distinge aceste produse sau servicii de cele ale altor întreprinderi.

Un semn are caracter descriptiv dacă publicul relevant îl percepe ca oferind informații despre produsele și serviciile pentru care se solicită înregistrarea, și căruia astfel nu îi atribuie sensul de a indica originea comercială. Relația dintre termen și, respectiv, produse și servicii trebuie să fie directă, concretă și înțeleasă fără eforturi suplimentare (Hotărârea din 26 octombrie 2000, T-345/99, Trustedlink, paragr.35). Interesul public al reglementării prevăzute de art.7 alin.1 lit.c) din Regulamentul privind marca UE [art.5 alin.1 lit. d) din Legea nr.84/1998] rezidă în faptul că termenii descriptivi pe care ar dori să-i utilizeze și alți comercianți nu trebuie să facă obiectul unor drepturi exclusive.

Un semn sau un element al unui semn nu este distinctiv dacă descrie exclusiv produsele sau serviciile propriu zise sau caracteristicile acelor produse și servicii (cum ar fi calitatea, valoarea, scopul, proveniența) și/sau dacă utilizarea lui în comerț este comună pentru acele produse și servicii. În mod similar un semn sau un element al unui semn care este generic (desemnează în specia lor produse sau servicii) va fi, de asemenea, lipsit de caracter distinctiv.

Semnele sugestive sunt acelea care fac aluzie la trăsături ale produselor sau serviciilor fără a descrie în mod direct aceste trăsături. Acestea reprezintă trimiteri vagi sau indirecte către produse sau servicii (Hotărârea din 31 ianuarie 2001, T 135/99, Cine Action, paragraf.29).

În speță, marca a cărei anulare s-a solicitat în temeiul dispozițiilor legale menționate anterior este compusă din elementele verbale ROMPATENT DESIGN și a fost înregistrată pentru următoarele servicii din clasa 45: consultanță in materie de proprietate intelectuala; servicii de supraveghere a proprietății intelectuale.

Ca atare, segmentul publicului relevant în speță este consumatorul mediu, rezonabil de bine informat, atent și circumspect al serviciilor de consultanță și de supraveghere in materie de proprietate intelectuala.

Nu este contestat în speță (dimpotrivă, pârâții au susținut că această marcă a fost înregistrată în legătură cu societatea de consiliere în proprietate intelectuală înființată la data de 07.09.2012, înscrisă la C.N.C.P.I.R. si acreditată de OSIM la data de 10.09.2012)   faptul că serviciile la care se referă această marcă sunt cele reglementate de  O.G. nr. 66 din 17 august 2000 (republicată) privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier in proprietate industriala.

Din considerentele deciziei atacate nu rezultă în mod expres la ce categorie de public s-a raportat instanța de apel, nu rezultă dacă a considerat că serviciile de consultanță in materie de proprietate intelectuala și serviciile de supraveghere a proprietății intelectuale se adresează publicului larg, deci că ar fi servicii pe care publicul larg le-ar achiziționa pentru a-și satisface nevoile personale și/sau unui public profesionist/ specializat.

Totuși, în cadrul analizei privind determinarea conținutului semantic al mărcii în cauză instanța de apel s-a raportat la ”limbajul comun” uzual, definiții din dicționarul explicativ al limbii române ale cuvintelor folosite în mod uzual, corespondentul cuvintelor care formează marca în limba română folosită în mod uzual, referiri care duc la concluzia că instanța de apel s-a raportat la publicul larg în general. 

Cum în speță, raportat la serviciile pentru care a fost înregistrată marca a cărei anulare se cere în cauză, așa cum s-a reținut mai sus, segmentul publicului relevant în speță este consumatorul mediu, rezonabil de bine informat, atent și circumspect al serviciilor de consultanță și de supraveghere în materie de proprietate intelectuala, instanța de apel nu a determinat corect dacă publicul relevant recunoaște sau nu conținutul semantic al mărcii în discuție și dacă acel conținut semantic perceput este asociat cu serviciile și/sau are o utilizare comună în comerț pentru serviciile respective, dacă publicul relevant percepe acel înțeles ca fiind descriptiv, laudativ sau aluziv.

De asemenea, pentru aceleași motive instanța de apel nu a determinat corect dacă semnul în ansamblu este apt să distingă serviciile pârâtei de cele altei întreprinderi, aspect relevant în analiza lipsei caracterului distinctiv al mărcii.

Referitor la prefixul ROM din cadrul primului element verbal al mărcii în cauză, ROMPATENT, instanța de apel nu i-a atribuit vreo calitate suplimentară în analiza descriptivității, respectiv lipsei distinctivității, acest element însemnând pentru consumator că serviciile în cauză sunt oferite la nivelul României. De altfel, o analiză similară, raportat la prefixul EURO, se regăsește chiar în hotărârea la care a făcut trimitere instanța de apel, deși sub un alt aspect, cauza EuroHealth, T‑359/99, paragraful 26, marcă ce a fost constatată descriptivă pentru categoria serviciilor de asigurări, din perspectiva subcategoriei serviciilor de asigurări de sănătate (paragr.32, 33).

Pentru aceste considerente sunt fondate motivele de recurs prin care se susține greșita interpretare a art.5 alin.1 lit.b) și d) din Legea nr.84/1998.

În ceea ce privește motivele de recurs prin care se susține aplicarea greşită a dispoziţiilor art. 6 alin. 4 lit. b) din Legea nr.84/1998, forma în vigoare la data înregistrării mărcii a cărei anulare se solicită în cauză, sunt de reținut următoarele.

Potrivit art. 6 alin. 4 lit. b) o marcă este, de asemenea, refuzată la înregistrare sau, în cazul în care a fost înregistrată, este susceptibilă a fi anulată dacă drepturile decurgând dintr-o marcă neînregistrată sau dintr-un alt semn utilizat în activitatea comercială au fost dobândite înainte de data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii ulterioare ori, după caz, înainte de data priorităţii invocate prin cererea de înregistrare a mărcii ulterioare şi dacă acea marcă neînregistrată sau acel semn utilizat conferă titularului său dreptul de a interzice utilizarea mărcii ulterioare.

Pentru a fi îndeplinite condițiile acestui text de lege nu este suficient ca un semn să fie folosit cu funcția de marcă, ci acea pretinsă marcă neînregistrată sau acel semn utilizat să confere titularului său dreptul de a interzice utilizarea mărcii ulterioare.

Potrivit art.4 alin.1 din Lege: Dreptul asupra mărcii este dobândit şi protejat prin înregistrarea acesteia la OSIM.

 Legea nr.84/1998 conferă un astfel de drept de a interzice utilizarea mărcii ulterioare doar mărcilor notorii neînregistrate (art.6 alin.2 lit.f raportat la art.3 alin.1 lit.d din Lege), iar reclamantul nu a indicat alte dispoziții legale din care să decurgă vreun astfel de drept.

Reclamantul a susținut că a folosit numele de domeniu www (….)com, dobândit în anul 2011, pentru a promova serviciile oferite sub semnul ROPATENT, semn care astfel ar fi fost folosit ca marcă.

Instanța de apel a reținut, prin raportare la probele administrate în cauză, că nu s-a făcut dovada, ținând cont și de data de depozit a mărcii a cărei anulare se solicită în cauză (iunie 2013), a utilizării semnului cu titlu de marcă fără  echivoc și pe  o perioadă de timp semnificativă ca să demonstreze dobândirea însușirii de  stabili  originea   produselor/ serviciilor și de a naște dreptul  de a interzice marca similară înregistrată.

Ca atare, indiferent dacă denumirea ROPATENT a fost folosită, pe site-ul www (….) com, pentru a distinge anumite servicii de consultanță în materia proprietății intelectuale, pentru a pretinde în baza acesteia existența dreptului de a interzice utilizarea unei mărci ulterioare trebuia să facă dovada unui grad ridicat de cunoaștere a semnului de către publicul căruia îi era destinat, adică notorietatea semnului pretins a fi folosit ca marcă.

Pe de altă parte, din interpretarea coroborată a probelor referitoare la conținutul site-ului ce corespunde numelui de domeniu www (….) com instanța de apel a reținut că denumirea ROPATENT nu a fost folosită cu funcția de marcă.

În cadrul argumentelor susținute în cadrul acestui motiv de recurs recurentul nu face altceva decât să reinterpreteze probele administrate în cauză pentru a ajunge la o altă situație de fapt decât cea reținută de către instanța de apel, atât sub aspectul gradului de cunoaștere a semnului în cauză, cât și sub aspectul folosirii cu funcția de marcă, adică cu funcția de a distinge produsele și serviciile de cele ale unui concurent, a semnului în cauză.

Or, această motivare în fapt constă în critici legate de temeinicia hotărârii iar nu de legalitatea acesteia, care nu pot fi analizate în recurs, din perspectiva art.488 alin.1 C.proc.civ.

Simpla referire la cele reținute în considerentele deciziei nr.332/2017 a ICCJ Secția I civilă invocată ca jurisprudență de către recurent, în sensul că numele de domeniu reprezintă un semn ce are aptitudinea de a identifica un site de internet, implicit, produsele şi serviciile oferite pe site-ul respectiv, nu este suficientă pentru a se reține că în cadrul prezentului litigiu semnul ROPATENT a fost folosit cu funcția de marcă prin intermediul site-ului atașat numelui de domeniu www (….) com, concluzie la care se poate ajunge doar prin interpretarea probelor administrate în prezenta cauză.

Recurentul a mai invocat faptul că instanța de apel nu ar fi observat anumite probe aflate la dosar privind utilizarea website-ului www (….)ro cu funcția de marcă.

Sub acest aspect este de reținut că în apel reclamantul a invocat faptul că prima instanţă de fond nu a analizat tot probatoriul depus cu privire la acest capăt de cerere și înscrisurile depuse alături de cererea modificatoare. 

Instanța de apel a analizat aceste susțineri din apel pe care le-a constatat nefondate, astfel:

”De asemenea, înscrisurile depuse la filele 272-275, 279-200 din vol. II al dosarului  tribunalului nu demonstrează utilizarea numelui de domeniu cu funcția de  marcă. Se observă, din nou, că înscrisurile depuse probează  înregistrarea  numelui de  domeniu, precum și modul  în care  urma să fie organizat site-ul, la dosar fiind depusă  corespondența  electronică   având ca temă conceperea acestuia.  Faptul că , în corespondența electronică cu două persoane care s-au ocupat de funcționarea site – ului și de inițierea unei strategii de  promovare , reclamantul utilizează la rubrica ”subiect” denumirea ”ropatent” nu are semnificația utilizării semnului cu funcția de marcă, ci doar atrage atenția în cuprinsul e-maiului asupra scopului corespondenței . În același timp,  nu se  poate  vorbi despre  intenția de a   distinge  originea serviciilor în corespondența  purtată cu  aceste  două persoane (E. și F.) , întrucât  nu au calitatea de   consumatori .

Înscrisurile de la filele 1-81  din  vol. III sunt constituite  din  corespondență  cu  E. prin care reclamantul este informat cu privire la numărul de persoane care  urmăresc  paginile  de Facebook,  Twiter , Linkedin,  Wikipedia, în  perioada octombrie 2012 – decembrie 2012, corespondență purtată cu potențiali clienți.  Însă, conținutul acestor pagini este divers, așa cum rezultă din  capturile de ecran  depuse, nefiind lipsit de echivoc că utilizarea semnului ROPATENT are ca scop indicarea originii serviciilor  de  consultanță  în  domeniul proprietății intelectuale. Se observă o mare diversitate de subiecte și, în plus, perioada de timp nu poate fi considerată semnificativă  pentru a concluziona că publicul a ajuns să recunoască efectiv capacitatea semnului ROPATENT de a identifica originea serviciilor și distingerea lor de cele ale  concurenților.

Cele câteva e-mailuri în limba engleză în care reclamantul se prezintă ca fiind reprezentantul Agenţiei de Proprietate Industrială  ROPATENT şi câteva print screen-uri din care reiese că ar fi fost folosită denumirea pe care doreşte să o protejeze nu reprezintă, în înţelesul Legii nr. 84/1998 o folosire efectivă în comerţ a acestui semn.”

Ca atare, nu se poate reține existența vreunui motiv de nelegalitate din această perspectivă.

În consecință, acest motiv de recurs este nefondat.

În ceea ce privește motivele de recurs prin care se susține aplicarea greşită a dispoziţiilor art. 47 alin. 1) lit. c) din Legea nr. 84/1998 (anularea înregistrării mărcii care a fost solicitată cu rea-credință) sunt de reținut următoarele.

Prezumția de bună-credință este valabilă până în momentul furnizării unei dovezi contrarii (Hotărârea din 13 februarie 2012, T-136/11, „Pelikan”, punctul 57).

Pentru a afla dacă titularul a dat dovadă de rea-credință în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii în cauză, trebuie să se efectueze o evaluare globală în care să fie luate în considerare toate elementele relevante ale cazului individual.

Este relevantă jurisprudența CJUE în materie, în special C-529/07, „Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli”, care a oferit unele orientări cu privire la modul de interpretare a acestei noțiuni.

În jurisprudență s-au distins trei factori cumulativi ca fiind deosebit de relevanți pentru a indica existența relei-credințe la înregistrarea unei mărci:

• identitate sau similaritate între semne care poate genera confuzie;
• cunoașterea utilizării unui semn identic sau similar până la confuzie pentru produse sau servicii identice sau similare;
• intenția neloială a titularului mărcii.

Faptul că semnele sunt identice sau similare până la confuzie nu este, în sine, suficient pentru a demonstra reaua-credință (referitor la identitate, Hotărârea din 1 februarie 2012, T-291/09, „Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL”, punctul 90).          

Referitor la cunoașterea utilizării unui semn identic sau similar până la confuzie pentru produse sau servicii identice sau similare, în jurisprudență s-a reținut că această condiție este îndeplinită dacă titularul mărcii cunoaște sau trebuie să fi cunoscut utilizarea de către un terț a unui semn identic sau suficient de similar pentru a crea confuzie pentru produse sau servicii identice sau similare.

Cunoașterea există, de exemplu, atunci când părțile s-au aflat într-o relație de afaceri, în timp ce cunoașterea se poate presupune că există („trebuie să fi cunoscut”) pe baza, printre altele, a cunoașterii generale a sectorului economic în cauză, care ar putea fi dedusă în special din durata de utilizare.

Cu cât este mai îndelungată utilizarea unui semn, cu atât este mai probabil ca titularul mărcii să fi avut cunoștință de aceasta (Hotărârea din 11 iunie 2009, C-529/07, „Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli”, punctul 39).

Chiar dacă ar fi considerat îndeplinit criteriul cunoașterii utilizării semnului opus, cunoașterea în sine nu este suficientă pentru a susține o constatare a relei credințe (Hotărârea din 11 iunie 2009, C-529/07, „Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli”, punctele 40, 48 și 49).

De exemplu, nu poate fi exclus ca, în cazul în care mai mulți producători utilizează, pe piață, pentru produse identice sau similare, semne identice sau similare, care ar putea crea confuzie cu semnul pentru care se solicită înregistrarea, titularul mărcii să urmărească prin înregistrarea semnului un obiectiv legitim.      

În ceea ce privește al treilea factor cumulativ relevant pentru a indica existența relei-credințe la înregistrarea unei mărci, intenția neloială a titularului mărcii  la data înregistrării mărcii a cărei anulare se cere, acesta este un factor subiectiv, care trebuie determinat prin raportarea la circumstanțe obiective (Hotărârea din 11 iunie 2009, C-529/07, „Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli”, punctul 42).

În recurs se susține că intenția frauduloasă ar consta în înregistrarea mărcii pe de o parte, cu scopul de a înlătura de pe piață un concurent, iar pe de altă parte, cu scopul de a profita de cunoaşterea în rândul segmentului de public relevant  a semnului pretins a fi fost folosit anterior de către reclamant pentru servicii identice.

În ceea ce privește cunoaşterea semnului ROPATENT, așa cum s-a reținut în cadrul analizei motivului de recurs anterior, instanța de apel a reținut că nu s-a dovedit că semnul în cauză ar fi ajuns să fie atât de cunoscut de către consumator, astfel încât să aibă capacitatea de a identifica originea serviciilor și de a realiza distingerea lor de cele ale  concurenților pe de o parte, întrucât perioada de timp în care se pretinde că a fost folosit până la depunerea spre înregistrare a mărcii în cauză (2011-iunie 2013) nu este semnificativă, iar pe de altă parte, utilizarea semnului cu titlu de marcă  nu a fost fără  echivoc.

Ca atare, un astfel de element al intenției frauduloase nu poate fi reținut, nefiind dovedită situația premisă, anume cunoaşterea semnului ROPATENT în rândul segmentului de public relevant.

Referitor la faptul că intenția frauduloasă ar consta în înregistrarea mărcii cu scopul de a înlătura de pe piață un concurent, recurentul a adus mai multe argumente:

• pârâtul C. (administratorul pârâtei B. SRL) a înregistrat numele de domeniu www (….)ro,
• a înfiinţat firma D. SRL,
• foloseşte marca altfel decât a înregistrat-o, adică foloseşte doar denumirea ROMPATENT.

În prealabil analizării acestor argumente, este de reținut că prin cererea de chemare în judecată s-a solicitat anularea înregistrării mărcii verbale ROMPATENT DESIGN cu număr de depozit M 2013 04078, depusă spre înregistrare la 12.06.2013 și înregistrată prin decizia din data de 26.11.2013 pentru serviciile din clasa 45: consultanță in materie de proprietate intelectuala; servicii de supraveghere a proprietății intelectuale, pentru că ar fi fost solicitată cu rea-credință.

Prima instanță de fond a reținut prin raportare la probele administrate în cauză că marca

”ROMPATENT DESIGN” este identică cu denumirea comercială a societății pârâte, înființată la data de 07.09.2012, înscrisă la C.N.C.P.I.R. si acreditată de OSIM la data de 10.09.2012 și că pârâta a folosit în mod constant și intens această marcă pe piața serviciilor din clasa 45, de la momentul înregistrării sale și până în prezent. Această situație de fapt rezultată din interpretarea probelor administrate în cauză nu a fost schimbată în apel.

În aceste condiții, ținând cont că a existat o logică comercială pentru solicitarea mărcii și că s-a constatat că a și fost dovedită utilizarea ulterioară înregistrării, nu se poate reține afirmația recurentului în sensul că pârâta nu ar folosi marca așa cum a fost înregistrată, deci că nu ar fi înregistrat-o spre a o folosi ci doar în scop de blocaj, întrucât în recurs nu pot fi reinterpretate probele administrate în cauză.

În ceea ce privește faptul că pârâtul C. ar fi înregistrat numele de domeniu www (….)ro și ar fi înfiinţat firma  D. SRL, aceste elemente în sine nu pot fi considerate factori cu potențial relevant pentru determinarea intenției frauduloase care să nu fi fost avute în vedere de către instanța de apel, atâta timp cât în speță se invocă solicitarea cu rea credință a înregistrării mărcii ROMPATENT DESIGN, iar nu a unei eventuale mărci verbale ”ropatent” sau ”rompatent”.

Nu poate fi reținut ca factor care să indice reaua-credință argumentul recurentului în sensul că pârâții ar fi formulat opoziţie la înregistrarea mărcii ROPATENT cu număr de depozit M 2016 04013, – trecând peste faptul că este cu mult ulterioară înregistrării mărcii (2016) -, având în vedere că o astfel de cerere face parte dintre prerogativele care decurg din înregistrarea unei mărci.

În ceea ce privește susținerea recurentului că pârâtul C. (administratorul pârâtei D. SRL) ştia de exista numelui de domeniu www (….) com la data la care a înregistrat numele de domeniu www (….)ro, este de remarcat că instanța de apel nu a negat acest fapt.

Dimpotrivă, instanța de apel a reținut că ”se poate prezuma că activând în același sector, pârâta cunoștea că reclamantul utilizează numele de domeniu (…)”, dar a apreciat că nu s-a dovedit că utilizarea s-a făcut cu funcția de marcă, deci că pârâta nu a cunoscut faptul că reclamanta ar fi folosit semnul ROPATENT cu funcția de marcă.

Legat de acest ultim argument, recurentul a arătat că  înregistrarea numele de domeniu www (….)ro (16.07.2013), arata ca intimata B. şi administratorul acesteia, intimatul C., aveau cunoştinţa de existența folosirii denumirii ROPATENT şi a numelui de domeniu www (….) com, făcând trimitere la aceeași decizie nr.332/2017 a ICCJ Secția I civilă invocată ca jurisprudență de către recurent și în cadrul motivului de recurs analizat anterior.

Or, așa cum s-a reținut mai sus, simpla referire la considerentele deciziei nr.332/2017 a ICCJ Secția I civilă invocată ca jurisprudență, în sensul că numele de domeniu reprezintă un semn ce are aptitudinea de a identifica un site de internet, implicit, produsele şi serviciile oferite pe site-ul respectiv, nu este suficientă pentru a se reține că în cadrul prezentului litigiu semnul ROPATENT a fost folosit cu funcția de marcă prin intermediul site-ului atașat numelui de domeniu www (….) com, concluzie la care se poate ajunge doar prin interpretarea probelor administrate în prezenta cauză.

În ceea ce privește faptul că în timpul prezentului proces intimata ar fi înțeles să-și reînnoiască numele de domeniu wwww (….)ro, invocat de către reclamant în apel ca dovadă de rea credință, instanța de apel a reținut că o asemenea acțiune nu poate fi caracterizată ca frauduloasă, întrucât introducerea cererii de chemare de judecată cu obiectul precizat nu implică obligația  pârâtei  de a se abține de la utilizarea numelui de domeniu al cărui titular este până la momentul  transferului. 

Reluarea acestei susțineri în recurs fără a se formula critici concrete față de argumentele instanței de apel nu poate fi analizată de instanța de recurs din perspectiva vreunui motiv de nelegalitate.

Referitor la critica legată de faptul că site-ul www (….)ro nu ar putea fi accesat, este de reținut că instanța de apel nu a reținut vreun astfel de argument la analiza intenției frauduloase a titularului mărcii a cărei anulare se solicită în cauză ca un element al inexistenței acesteia, ca atare, este nerelevantă sub acest aspect.

În consecință, acest motiv de recurs este nefondat.

Sunt nefondate și motivele de recurs legate de transferul numelui de domeniu www (….)ro.

În prealabil, este de observat că acest capăt de cerere a fost formulat de către reclamant în cadrul modificării cererii de chemare în judecată din data de 20.03.2018 (pct.2 lit.c).

În cadrul acestei cereri se arată că transferul acestui nume de domeniu reprezintă o consecință a anulării mărcii ROMPATENT DESIGN, având în vedere dreptul anterior dobândit de către reclamant asupra semnului ROPATENT.

Reclamantul a susținut că a folosit numele de domeniu www (….) com pentru a promova serviciile oferite sub semnul ROPATENT, semn care astfel a fost folosit ca marcă.

Instanța de apel a constatat nefondată critica privind respingerea transferului numelui de domeniu pe motivul că numai achiziționarea unui nume de domeniu cu încălcarea dreptului la marcă constituie o faptă ilicită și poate fi sancționată prin transferul acestuia către titularul de marcă, situație ce  nu se  regăsește  în speță.

În ceea ce privește susținerea recurentului că ar deține drepturi de autor asupra elementului verbal şi elementului figurativ ROPATENT, anterioare datei la care pârâtul şi-a achiziţionat numele de domeniu www (….)ro (iulie 2013), care i-ar da dreptul să deţină acest nume de domeniu cu terminaţia.ro, aceasta excede limitele de învestire a instanței de judecată, având în vedere că prin cererea de chemare în judecată așa cum a fost modificată nu a fost invocată încălcarea vreunui drept de autor, care să fie sancționată prin obligarea pârâtului C. la transferarea numelui de domeniu în cauză, instanța de recurs fiind ținută, conform art.494 raportat la art.478 alin.3 C.proc.civ., de cauza cererii de chemare în judecată

Așa cum s-a reținut mai sus transferul acestui nume de domeniu a fost solicitat ca o consecință a anulării mărcii ROMPATENT DESIGN, având în vedere pretinsul drept anterior dobândit de către reclamant asupra semnului ROPATENT, prin folosirea ca marcă neînregistrată prin intermediul site-ului www (….) com.

Atâta timp cât instanța de apel a constatat nefondate criticile legate de respingerea capetelor de cerere prin care se solicita anularea mărcii înregistrate în cauză, reținerea ca nefondate a criticilor ce vizau respingerea transferului numelui de domeniu a reprezentat o consecință a primelor constatări.

Acesta este sensul argumentației din decizia atacată, în cadrul căreia accentul trebuie pus pe lipsa constatării în cauză a încălcării vreunui drept la marcă, raportat și la limitele date de cererea de chemare în judecată, unde a fost invocată dobândirea numelui de domeniu www (….) com pentru a justifica folosirea ca marcă, pentru serviciile făcute publice pe site, a semnului ROPATENT. Astfel, nu a fost invocată nici încălcarea limitelor de protecție a numelui de domeniu www (….) com, prin dobândirea numelui de domeniu www (….)ro. raportat la legislația specifică.

În consecință, în temeiul art.496 raportat la art.497 prima teză C.proc.civ., Înalta Curte a admis recursul, a casat decizia şi a trimis cauza spre rejudecare la aceeaşi curte de apel.