GQ, o persoană fizică care vinde piese de schimb pentru autovehicule prin intermediul unui site web, și Audi, producătorul auto. GQ a promovat și vândut grile de radiator adaptate pentru vechile modele de autovehicule Audi din anii 1980 și 1990, care includ un element pentru fixarea siglei Audi. Din 2017, Audi a intentat mai multe acțiuni legale împotriva lui GQ pentru a împiedica comercializarea acestor piese, susținând că acestea încalcă drepturile de marcă ale Audi.
Audi a solicitat instanței să interzică lui GQ publicitatea, importul, vânzarea și introducerea pe piață a grilelor de radiator neoriginale care au un semn identic sau similar cu marca AUDI. De asemenea, Audi a cerut distrugerea a 70 de grile de radiator confiscate de autoritățile vamale poloneze.
GQ susține că producătorii de autovehicule nu se opun vânzării grilelor de radiator neoriginale care conțin un element pentru fixarea siglei mărcii respective. Instanța trebuie să decidă dacă sfera protecției acordate mărcii AUDI se extinde și la elementele concepute pentru fixarea siglei pe grilele de radiator. Aceasta se întreabă dacă lipsa unei dispoziții echivalente cu clauza “privind reparațiile” ar putea afecta acest caz. Instanța subliniază necesitatea protejării concurenței corecte și a intereselor consumatorilor de a alege între piese de schimb originale și neoriginale. Se menționează că, deși nu se referă la protecția unui desen sau model industrial comunitar, se face trimitere la clauza “privind reparațiile” pentru a asigura o protecție corespunzătoare. Instanța ridică, totuși, întrebarea dacă o interpretare diferită a acestei clauze poate fi aplicată în lumina unei hotărâri anterioare a Curții.
În aceste condiții, Tribunalul Regional din Varșovia a hotărât să adreseze Curții următoarele întrebări preliminare:
„1) Articolul 14 alineatul (1) litera (c) din [Regulamentul 2017/1001] trebuie interpretat în sensul că se opune ca titularul unei mărci/instanța să interzică unui terț să utilizeze în comerț un semn identic cu o marcă a Uniunii sau similar cu aceasta într‑un mod care poate genera confuzie, în legătură cu piese de schimb pentru autoturisme (grile pentru radiator), dacă semnul respectiv constituie un element de fixare pentru un accesoriu auto (o siglă care reprezintă marca Uniunii) și
– dacă din punct de vedere tehnic nu există posibilitatea montării siglei originale care reprezintă marca Uniunii pe o piesă de schimb auto (grilă pentru radiator) fără a reproduce pe această piesă un semn identic cu marca Uniunii sau similar cu aceasta într un mod care poate genera confuzie sau
– dacă din punct de vedere tehnic nu există posibilitatea montării siglei originale care reprezintă marca Uniunii pe o piesă detașată auto (calandru/grilă pentru radiator) fără a reproduce pe această piesă un semn identic cu marca Uniunii sau similar cu aceasta într‑un mod care poate genera confuzie?
În cazul unui răspuns afirmativ la [prima întrebare prima sau a doua liniuță]:
2) Ce criterii de evaluare ar trebui utilizate în astfel de cazuri pentru a determina dacă utilizarea mărcii Uniunii Europene este conformă cu practicile loiale în materie industrială și comercială?
3) Articolul 9 alineatul (2) și alineatul (3) litera (a) din [Regulamentul 2017/1001] trebuie interpretat în sensul că, în cazul în care marca este un element al formei unei piese auto și în lipsa în cadrul Regulamentului 2017/1001 a unei clauze echivalente clauzei privind reparațiile de la articolul 110 alineatul (1) din [Regulamentul nr. 6/2002], marca nu îndeplinește funcția de indicare a originii într‑o astfel de situație?
4)Articolul 9 alineatul (2) și alineatul (3) litera (a) din [Regulamentul 2017/1001] trebuie interpretat în sensul că, în cazul în care elementul de fixare a mărcii, care reprezintă forma mărcii sau este similar cu aceasta într‑un mod care poate genera confuzie, este un element al formei unei piese auto și în lipsa în cadrul [regulamentului menționat] a unei clauze echivalente clauzei privind reparațiile de la articolul 110 alineatul (1) din [Regulamentul nr. 6/2002], elementul de fixare nu poate fi tratat ca o marcă ce îndeplinește funcția de indicare a originii, chiar dacă este identic cu marca sau similar cu aceasta într‑un mod care poate genera confuzie?”
Cu privire la a treia și la a patra întrebare CJUE amintește cu titlu introductiv că, potrivit articolului 9 alineatele (1) și (2) din Regulamentul 2017/1001, marca Uniunii Europene conferă titularului său dreptul exclusiv de a interzice oricărui terț să folosească în comerț un semn identic cu această marcă pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care este înregistrată, sau un semn pentru care, din cauza identității sau a similitudinii sale cu marca Uniunii Europene și din cauza identității sau a similitudinii produselor sau serviciilor acoperite de marca Uniunii Europene și de semn, există un risc de confuzie pentru public, sau un semn identic sau similar cu marca Uniunii Europene pentru produse sau servicii care nu sunt similare cu cele pentru care este înregistrată această marcă, atunci când aceasta se bucură de un renume în Uniune și când folosirea semnului fără motiv întemeiat generează un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii respective sau aduce atingere acestora (a se vedea în acest sens Hotărârea din 2 aprilie 2020, Coty Germany, C‑567/18, EU:C:2020:267, punctul 31).
În această privință, din decizia de trimitere reiese că, prin intermediul celei de a treia și al celei de a patra întrebări, care trebuie analizate împreună și în primul rând, instanța de trimitere urmărește în realitate să afle dacă importul și oferirea spre vânzare a unei piese de schimb a unui autovehicul, și anume a unei grile de radiator, care conține un element a cărui formă este identică sau similară cu o marcă al cărei titular este producătorul acestui vehicul și care este conceput pentru fixarea pe această piesă a siglei producătorului, care reprezintă marca respectivă, constituie o „utilizare în cadrul comerțului a unui semn”, prevăzută la articolul 9 alineatul (2) din Regulamentul 2017/1001.
În schimb, în pofida modului de formulare a celei de a treia întrebări, această instanță nu ridică problema capacității unui semn de a fi înregistrat ca marcă a Uniunii Europene. Astfel, funcția esențială a unei mărci individuale a Uniunii Europene care a fost înregistrată, precum în speță marca AUDI, este de a garanta consumatorilor proveniența produselor sau a serviciilor pe care le desemnează Așadar, o asemenea marcă este considerată aptă să indice, prin ea însăși și în absența oricărui alt element, originea acestor produse sau servicii. Or, din cererea de decizie preliminară nu reiese că instanța de trimitere are îndoieli cu privire la temeinicia înregistrării mărcii AUDI ca marcă a Uniunii Europene și la capacitatea acestei mărci de a desemna originea produselor pentru care este înregistrată.
În temeiul articolului 9 alineatul (3) literele (b) și (c) din regulamentul menționat, pot fi interzise oferirea produselor, introducerea lor pe piață sau păstrarea lor cu această destinație sub acest semn și importul sau exportul de produse sub acest semn. Prin urmare, având în vedere situația de fapt din litigiul principal, astfel cum este expusă în decizia de trimitere, aceste dispoziții pot fi de asemenea pertinente pentru soluționarea acestui litigiu.
În consecință, este necesar să se reformuleze a treia și a patra întrebare în sensul că, prin intermediul acestora, instanța de trimitere solicită în esență să se stabilească dacă, în lipsa în cadrul Regulamentului 2017/1001 a unei dispoziții echivalente cu așa‑numita clauză „privind reparațiile” de la articolul 110 alineatul (1) din Regulamentul nr. 6/2002, articolul 9 alineatul (2) și alineatul (3) literele (a)-(c) din Regulamentul 2017/1001 trebuie interpretat în sensul că terțul care, fără consimțământul producătorului de autovehicule titular al unei mărci a Uniunii Europene, importă și oferă spre vânzare piese de schimb, și anume grile de radiator pentru aceste autovehicule, care conțin un element conceput pentru fixarea siglei care reprezintă această marcă și a cărui formă este identică sau similară cu marca respectivă, utilizează un semn în cadrul comerțului într‑un mod care poate aduce atingere uneia sau unora dintre funcțiile aceleiași mărci.
Pe de altă parte, obiectivul menținerii unei concurențe nedenaturate a fost luat în considerare de legiuitorul Uniunii în cadrul Regulamentului 2017/1001, în măsura în care articolul 14 din acest regulament limitează efectele dreptului pe care titularul unei mărci a Uniunii Europene îl are în temeiul articolului 9 din regulamentul menționat. Acest articol 14 urmărește să concilieze interesele fundamentale ale protecției dreptului conferit de o astfel de marcă cu cele ale liberei circulații a mărfurilor și ale liberei prestări a serviciilor în cadrul pieței interne, și aceasta astfel încât dreptul conferit de marcă să își poată îndeplini rolul de element esențial al sistemului de concurență nedenaturată pe care Tratatul FUE urmărește să îl stabilească și să îl mențină. În consecință, nu se poate proceda la o interpretare a articolului 9 din Regulamentul 2017/1001 care ar conduce, pentru a lua în considerare un obiectiv de menținere a unei concurențe nedenaturate între producătorii de autovehicule și vânzătorii de piese de schimb neoriginale, la aplicarea prin analogie a articolului 110 din Regulamentul nr. 6/2002 și la limitarea, în temeiul acestei dispoziții, a dreptului conferit titularului unei mărci a Uniunii Europene prin acest articol 9.
În al doilea rând, este necesar să se arate că noțiunea de „utilizare”, în sensul articolului 9 alineatul (2) din Regulamentul 2017/1001, nu este definită de acest regulament [Hotărârea din 22 decembrie 2022, Louboutin (Utilizarea unui semn contrafăcut pe o piață online), C‑148/21 și C‑184/21, EU:C:2022:1016, punctul 25]. Din jurisprudență rezultă că, în temeiul articolului 9 alineatul (2) literele (a) și (b) din acest regulament, titularul unei mărci a Uniunii Europene are dreptul să interzică oricărui terț să utilizeze în cadrul comerțului, fără consimțământul său, un semn identic cu marca pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care aceasta a fost înregistrată sau un semn pentru care, din cauza identității sau a similitudinii sale cu marca și din cauza identității sau a similitudinii produselor sau a serviciilor aflate sub incidența mărcii și a semnului, există un risc de confuzie din partea publicului, care include riscul de asociere între semn și marcă. Exercitarea acestui drept trebuie însă rezervată pentru cazurile în care utilizarea semnului de către un terț aduce atingere sau este susceptibilă să aducă atingere funcțiilor mărcii, printre care figurează nu doar funcția esențială a mărcii, care constă în a garanta consumatorilor proveniența produsului sau a serviciului, ci și celelalte funcții ale acesteia, precum în special cea care constă în garantarea calității acestui produs sau serviciu ori funcțiile de comunicare, de investiție sau de publicitate (Hotărârea din 25 iulie 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha și Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe, C‑129/17, EU:C:2018:594, punctele 33 și 34, precum și jurisprudența citată).
În această privință, trebuie amintit că articolul 9 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul 2017/1001 ce se referă la ipoteza “dublei identități”. Această ipoteză survine atunci când un terț utilizează un semn identic cu o marcă înregistrată pentru produse sau servicii identice. În astfel de cazuri, titularul mărcii are dreptul de a interzice această utilizare, în conformitate cu articolul menționat, dacă există riscul ca aceasta să aducă atingere funcțiilor mărcii. Funcțiile mărcii includ nu doar garantarea consumatorilor proveniența produselor sau serviciilor, ci și alte funcții precum garantarea calității, funcțiile de comunicare, de investiție sau de publicitate. Dacă nu există o dublă identitate între semnul utilizat de terț și marca înregistrată, instanța națională trebuie să decidă dacă există un risc de confuzie conform articolului 9 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul 2017/1001. Riscul de confuzie se referă la posibilitatea ca publicul să creadă că produsele sau serviciile provin de la aceeași întreprindere sau din întreprinderi legate din punct de vedere economic. Prin urmare, titularul mărcii poate interzice utilizarea de către terț a unui semn identic sau similar doar dacă există un risc de confuzie care aduce atingere funcției “esențiale” a mărcii, cum ar fi garantarea provenienței produselor sau serviciilor.
Pe de altă parte, atunci când marca se bucură de renume în Uniune, în sensul articolului 9 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul 2017/1001, titularul acestei mărci are dreptul să interzică utilizarea de către un terț în cadrul comerțului a unui semn identic sau similar cu marca respectivă în condițiile amintite la punctul 32 din prezenta hotărâre. Exercitarea acestui drept de către titularul mărcii de renume nu presupune existența unui risc de confuzie în percepția publicului vizat (a se vedea în acest sens Hotărârea din 22 septembrie 2011, Interflora și Interflora British Unit, C‑323/09, EU:C:2011:604, punctele 70 și 71, precum și jurisprudența citată).
În speță, revine instanței naționale mai întâi sarcina de a stabili, pe de o parte, dacă semnul utilizat de GQ, care constă în forma elementului grilei de radiator conceput pentru fixarea siglei Audi, este identic sau similar cu marca AUDI și, pe de altă parte, dacă o grilă de radiator este identică sau similară cu unul sau mai multe produse pentru care este înregistrată această marcă, menționate la punctul 7 din prezenta hotărâre. În cazul în care instanța națională stabilește că această formă este un semn identic cu marca AUDI și că aceste grile de radiator, ca piese de schimb, sunt identice cu produsele pentru care este înregistrată această marcă, ea va trebui să aplice articolul 9 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul 2017/1001.
Având în vedere toate considerațiile precedente, trebuie să se răspundă la a treia și la a patra întrebare că articolul 9 alineatul (2) și alineatul (3) literele (a)-(c) din Regulamentul 2017/1001 trebuie interpretat în sensul că terțul care, fără consimțământul producătorului de autovehicule titular al unei mărci a Uniunii Europene, importă și oferă spre vânzare piese de schimb, și anume grile de radiator pentru aceste autovehicule, care conțin un element conceput pentru fixarea siglei care reprezintă această marcă și a cărui formă este identică sau similară cu marca respectivă utilizează un semn în cadrul comerțului într‑un mod care este susceptibil să aducă atingere uneia sau unora dintre funcțiile aceleiași mărci, aspect a cărui verificare este de competența instanței naționale.
Prin intermediul primei întrebări, instanța de trimitere solicită în esență să se stabilească dacă articolul 14 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul 2017/1001 trebuie interpretat în sensul că se opune ca producătorul de autovehicule titular al unei mărci a Uniunii Europene să interzică unui terț utilizarea unui semn identic sau similar cu această marcă pentru piese de schimb pentru aceste autovehicule, și anume grile de radiator, atunci când acest semn constă în forma unui element al grilei de radiator conceput pentru fixarea pe aceasta a siglei care reprezintă marca respectivă, iar aceasta având în vedere existența sau inexistența unei posibilități tehnice de a fixa această siglă pe grila de radiator menționată fără a aplica semnul respectiv pe aceasta.
Trebuie arătat, cu titlu introductiv, că, atunci când utilizarea de către un terț a unui semn identic sau similar cu o marcă a Uniunii Europene poate fi interzisă de titularul său în temeiul articolului 9 din Regulamentul 2017/1001, articolul 14 din acest regulament limitează, în situațiile pe care le enunță, dreptul acestui titular de a se opune acestei utilizări.
Astfel, în temeiul articolului 14 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul 2017/1001, o marcă a Uniunii Europene nu conferă titularului său dreptul de a interzice unui terț utilizarea în cadrul comerțului a acestei mărci pentru a desemna sau a menționa produse sau servicii ca fiind cele ale titularului respectiv, mai ales atunci când utilizarea mărcii în cauză se impune pentru indicarea destinației unui produs sau a unui serviciu, în special ca accesoriu sau piesă de schimb. În pofida existenței unor diferențe notabile între această dispoziție, care corespunde articolului 14 alineatul (1) litera (c) din Directiva (UE) 2015/2436 a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2015 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (JO 2015, L 336, p. 1), și dispoziția care a precedat‑o în legislația Uniunii anterior în vigoare, imposibilitatea titularului unei mărci de a interzice unui terț utilizarea acestei mărci atunci când această utilizare este necesară pentru indicarea destinației unui produs sau a unui serviciu, în special ca accesoriu sau piesă de schimb, și se face în conformitate cu practicile loiale în materie industrială sau comercială a fost conservată și constituie în prezent una dintre ipotezele în care dreptul exclusiv conferit de marcă nu poate fi opus unui terț (a se vedea în acest sens Hotărârea din 11 ianuarie 2024, Inditex, C‑361/22, EU:C:2024:17, punctele 44-46).
Obiectivul limitării, vizată de această ipoteză, a dreptului exclusiv conferit de marcă este de a permite furnizorilor de produse sau de servicii complementare unor produse sau servicii oferite de titularul unei mărci să utilizeze această marcă pentru a informa, într‑o manieră inteligibilă și completă, publicul cu privire la destinația produsului pe care îl comercializează sau a serviciului pe care îl oferă sau, cu alte cuvinte, cu privire la legătura utilitară care există între produsele sau serviciile lor și cele ale titularului mărcii (a se vedea prin analogie Hotărârea din 17 martie 2005, Gillette Company și Gillette Group Finland, C‑228/03, EU:C:2005:177, punctele 33 și 34, precum și Hotărârea din 11 ianuarie 2024, Inditex, C‑361/22, EU:C:2024:17, punctul 51).
Astfel, utilizarea unei mărci de către un terț pentru a desemna sau a menționa produse sau servicii ca fiind cele ale titularului acestei mărci, atunci când această utilizare este necesară pentru indicarea destinației unui produs comercializat de acest terț sau a unui serviciu oferit de acesta, intră, în temeiul articolului 14 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul 2017/1001, sub incidența uneia dintre ipotezele în care utilizarea mărcii nu este susceptibilă să fie interzisă de titularul său (a se vedea în acest sens Hotărârea din 11 ianuarie 2024, Inditex, C‑361/22, EU:C:2024:17, punctul 52). Această limitare a dreptului exclusiv conferit titularului mărcii de articolul 9 din acest regulament se aplică numai în cazul în care utilizarea acestei mărci de către un terț se face în conformitate cu practicile loiale în materie industrială sau comercială, în sensul articolului 14 alineatul (2) din regulamentul menționat.
Rezultă că, atunci când un semn identic sau similar cu o marcă a Uniunii Europene constituie un element al unei piese de schimb pentru autovehicule, care este conceput pentru fixarea siglei producătorului acestor vehicule pe aceasta și nu este utilizat pentru a desemna sau menționa produse sau servicii ca fiind cele ale titularului acestei mărci, ci pentru a reproduce într‑un mod cât mai fidel posibil un produs al acestui titular, o asemenea utilizare a mărcii respective nu intră sub incidența articolului 14 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul 2017/1001. În aceste împrejurări, este irelevant dacă există sau nu o posibilitate tehnică de a fixa sigla care reprezintă marca producătorului autovehiculelor pe grila radiatorului fără ca forma elementului grilei de radiator conceput pentru această fixare să constituie un semn identic sau similar cu marca. Utilizarea de către GQ a acestei forme, care în speță este considerată de instanța de trimitere ca fiind un semn identic sau similar cu marca AUDI, va trebui apreciată din perspectiva normelor prevăzute la articolul 9 din Regulamentul 2017/1001, astfel cum au fost interpretate de Curte în jurisprudența amintită la punctele 42-48 din prezenta hotărâre.
Având în vedere ansamblul considerațiilor care precedă, trebuie să se răspundă la prima întrebare că articolul 14 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul 2017/1001 trebuie interpretat în sensul că nu se opune ca producătorul de autovehicule titular al unei mărci a Uniunii Europene să interzică unui terț utilizarea unui semn identic sau similar cu această marcă pentru piese de schimb pentru aceste autovehicule, și anume grile de radiator, atunci când acest semn constă în forma unui element al grilei de radiator conceput pentru fixarea pe aceasta a siglei care reprezintă marca respectivă, fiind irelevant dacă există sau nu o posibilitate tehnică de a fixa această siglă pe grila de radiator menționată fără a aplica semnul respectiv pe aceasta.
Pentru aceste motive CJUE:
“1)Articolul 9 alineatul (2) și alineatul (3) literele (a)-(c) din Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind marca Uniunii Europene trebuie interpretat în sensul că terțul care, fără consimțământul producătorului de autovehicule titular al unei mărci a Uniunii Europene, importă și oferă spre vânzare piese de schimb, și anume grile de radiator pentru aceste autovehicule, care conțin un element conceput pentru fixarea siglei care reprezintă această marcă și a cărui formă este identică sau similară cu marca respectivă utilizează un semn în cadrul comerțului într‑un mod care este susceptibil să aducă atingere uneia sau unora dintre funcțiile aceleiași mărci, aspect a cărui verificare este de competența instanței naționale.
2)Articolul 14 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul 2017/1001 trebuie interpretat în sensul că nu se opune ca producătorul de autovehicule titular al unei mărci a Uniunii Europene să interzică unui terț utilizarea unui semn identic sau similar cu această marcă pentru piese de schimb pentru aceste autovehicule, și anume grile de radiator, atunci când acest semn constă în forma unui element al grilei de radiator conceput pentru fixarea pe aceasta a siglei care reprezintă marca respectivă, fiind irelevant dacă există sau nu o posibilitate tehnică de a fixa această siglă pe grila de radiator menționată fără a aplica semnul respectiv pe aceasta.”
Decizia CJUE https://curia.europa.eu/juris/document/document.
